作者:何國明先生(主要從事商標犯罪、商業秘密犯罪的起訴和辯護工作)。
A公司與B公司約定共同設立C公司,由A公司出資出資,B公司投資有技術秘密的股份,A公司有資金到位,C公司廠房建設完成後,B公司未履行投資技術秘密股份的約定, 但不久之後,B公司與D公司合作,利用商業秘密生產和銷售相關產品。對此,A公司能否以侵犯商業秘密為由進行維權?
商業秘密是一項非常重要的智財權,可以作為資產出資是沒有爭議的,但是在司法和理論界對商業秘密出資的研究還比較少,而且由於我國的商業秘密法律制度還不完善,沒有商業秘密的法律外觀, 權利的取得和轉讓不需要商標權、專利權等法定登記程式。因此,使用商業秘密作為資產出資面臨一系列問題,在實踐中更容易引起爭議。 例如,商業秘密的出資人是否為商業秘密的權利人,即出資人是否有權出資;投資標的是否為商業秘密,是否經過權威機構認定;出資人是否將非商業秘密作為商業秘密提供;如果出資者只投資部分技術或不出資,受害人如何維權?以及商業秘密貢獻的範圍、權屬的確定以及如何保護善意第三方的利益。 本文援引最高人民法院智財權庭2024年判決的一起案件,初步調查投資者未履行技術秘密貢獻義務,能否以侵犯商業秘密為由進行維權。
經協商,雙方同意註冊成立夢想公司,劉某團隊以江蘇馬**能源科技有限公司(以下簡稱馬*公司)名義進行技術參股,朱某團隊由金能公司代資。 經過評估,劉某團隊的“一種鋰離子正極材料生產技術”價值5000萬元。 後來,金某得知朱某與劉某合作過乙個鋰電池專案,金某與劉某接觸後,劉某與金某合作,在鋰電池正極材料等製備技術上組建了祥盈公司,隨後,劉某從*夢公司辭職。 *夢公司以侵犯商業秘密為由,在一審法院對祥盈公司、劉某等人提起訴訟。
一審法院認為,部分技術內容不能認定該技術資訊的權利屬於*夢公司,部分資訊僅是對相關技術的一般原理、原材料和工藝流程的介紹,並非可用於實施的具體技術方案, *夢公司沒有直接證據證明其主張的侵權行為,沒有展示祥盈公司的具體產品或產品實現的技術,沒有充分展示可能轉讓商業秘密的具體節點,因此無法合理證明商業秘密被侵犯, 因此,一審法院駁回了夢公司*的訴訟請求。*夢公司不服一審判決,向最高人民法院提起上訴。 經審理,最高人民法院撤銷一審判決,判處湘盈公司、劉某、金某公司連帶賠償*夢想公司經濟損失5000萬元。
在侵權方不履行技術秘密貢獻的案件中,受害方以侵犯商業秘密為由提起訴訟維權存在一些困難,其中之一就是證明自己是技術秘密的權人。 由於對方沒有對該技術進行投資,因此被害公司並不知道具體的技術資訊,實際上很難提供具體材料證明其擁有該技術的所有權,導致其無法組織足夠的證據支援其在訴訟中的主張。 我們怎樣才能打破遊戲規則?這是對律師理清法律關係、靈活適用法律的考驗。 在技術投資、技術轉讓等交易中涉及商業秘密的案件中,權利人本可以按照約定取得商業秘密,但實際上並未掌握商業秘密的保護。 由於技術投資人未交付技術,權利人不知曉商業秘密內容,因此適用《反不正當競爭法》中的商業秘密保護條款確實存在困難,但可以適用第三方故意侵犯債權的侵權理論來保護權利人。
權利人尚未掌握約定的商業秘密,商業秘密無法與已經交付的商業秘密進行同等識別,因此主要審查當事人是否能夠合理預見或者相信約定的商業資訊可以構成商業秘密,侵犯商業秘密主張。 例如,在前述*夢公司訴翔英公司、劉某、金某某案中,最高人民法院在判決書中指出,在涉及商業秘密的技術投資或技術轉讓交易中,可以約定只交付一部分商業秘密,從而產生權利人依法掌握的商業秘密和根據商業秘密本來可以取得的部分商業秘密。該協議,但實際上並未占有。權利人依法掌握的部分為智財權客體,侵犯該部分內容即為侵犯商業秘密,適用智財權相關法律法規。 權利人未占有的部分為債權客體,侵犯該部分屬於侵犯商業秘密債權的侵權行為,適用侵權法的有關規定。 即侵權責任分為侵犯權利人依法享有的商業秘密(即商業秘密智財權)和權利人按照約定本來可以取得商業秘密的合同請求(商業秘密請求)兩種。
此外,值得一提的是損失金額的確定。 權利人遭受的損失包括其投資的沉沒成本(已支付且無法收回的成本)和預期收益(商業交易機會的收益)的損失,因此很可能超過商業資訊評估報告的價值,權利人應意識到這一點。