展會已成為中國企業“走出去”、在美國開拓國際市場不可或缺的重要途徑之一，因此海外展會也成為智財權糾紛的高發點。作者 |楊國旭，中國國際貿易促進委員會專利商標局。
編輯 |布魯斯。
美國是會展業大國，每年都有非常重要的展會在美國舉辦。 例如，拉斯維加斯國際消費電子展（CES）、美國世界農業展（World AG Expo）、芝加哥國際家庭用品展（WSA）等。 美國歷來高度重視對展覽中的智財權的保護。 展會已成為中國企業“走出去”、在美國開拓國際市場不可或缺的重要途徑之一，因此海外展會也成為智財權糾紛的高發點。 為了幫助中國企業應對赴美參展可能遇到的問題，下面就美國展會智財權保護情況做乙個簡要報告。
1. 概述
美國是乙個聯邦判例法國家，法律體系非常複雜。 有兩個基本點應該特別注意：首先是聯邦法律與州法律之間的關係問題，特別是各州的普通法一般由判例形成，而聯邦法主要是成文法，輔以普通法。 一般來說，聯邦法律優於州法律。 二是成文法與判例的關係。在美國，先例是重要的法律淵源。 與成文法有關的判例有兩個功能，一是解釋法律，二是創造法律。
美國智財權法的保護範圍主要分為以下幾類：
1.專利。 2.商標。
3.版權。 4.商業秘密。
5.積體電路布圖設計權和繁衍權等
在美國，一旦發生侵犯智財權的行為，權利人通常可以通過與被控侵權人協商解決，如果協商方式無效，一般可以通過民事訴訟解決。 對於專利侵權，權利人通過民事訴訟請求法院授予臨時禁令、永久禁令和金錢賠償裁決。 對於故意侵權，法院最多可以判處三倍的懲罰性賠償。 此外，權利人還可以通過準司法行政執法措施尋求救濟。 根據《美國法案》第337條，如果外國公司出口到美國的產品侵犯了美國的智財權，權利人可以向國際委員會（ITC）提出調查請求。 經調查核實（簡稱“337調查”），ITC可以發出強制排除令或禁令，海關將採取相應措施扣押侵權產品。 對於商標侵權或侵犯著作權，侵權人除了獲得禁令和金錢救濟外，還可能被判處一定的處罰。
2. 參加美國展會前的準備工作
首先，要做好防範措施，避免侵權，被認定為故意侵權。
在美國，專利侵權的賠償金額一般都非常高，很容易達到一百萬或幾千萬美元以上。 如果發現故意侵權，可以判處三倍以下的懲罰性賠償。 為了避免專利侵權和故意侵權，應注意以下幾點：
1 中國企業首先要高度重視防止侵犯他人智財權，特別是專利權。 以貼牌、貼牌形式出口的外貿企業，也要注意下單的外商是否有產品的商標、專利、著作權等權利證明檔案。 如果外國投資者既不是權利人，也沒有相應的授權檔案，應考慮法律風險，並在合同中堅持免責條款。 規定因智財權發生糾紛的，由承包人承擔損失。 但事實上，侵權訴訟造成的連帶損失很難得到全額賠償。 受託方最好謹慎行事。
2 中國企業在計畫生產出口到美國的產品時，首先在相關技術領域進行檢索，並進行非侵權分析，即所謂的FTO（Freedom to Operate）檢索和分析。 避免被判犯有故意侵權罪的一種方法是行使注意義務，例如讓美國專利律師出具不侵權的法律分析。 如果可以做到這一點，法院通常不太可能認定侵權是故意的。 近年來，美國專利侵權案件表明，即使沒有律師的法律意見，只要有合理理由認為涉案專利無效，因此不構成侵權，就不能被法院認定為故意侵權。 即便如此，在進入美國市場之前，獲得美國專利律師的法律意見仍然是乙個好主意。 如果發現侵權的可能性，應及時設計產品規避。 對於無法規避的專利技術，要麼放棄出口計畫，要麼嘗試與專利權人談判。 探討採取支付許可費、購買專利或合資合夥等措施的可行性。
3. 美國展會的智財權糾紛及應對策略
在美國參加展覽並展示產品是否侵犯了他人的智財權？答案是肯定的。 例如，《美國專利法》第271條對專利侵權規定，“專利侵權是指未經許可在美國製造或使用、提供銷售或銷售專利，或將專利產品從外國進口到美國。 根據美國《專利法》第289條，“任何人在外觀設計的專利權期限內，（1）未經專利權人許可，在產品中採用專利外觀設計或對專利外觀設計的顯著模仿，以銷售為目的;（2） **或為**的目的展示對這種外觀的仿製品或這種不合時宜的仿製品......“均構成對外觀設計專利權的侵犯。 在展覽會上參展可被視為“要約出售”甚至“出售行為”。 從而構成專利侵權。
由於展覽通常是短暫的，權利人行使權利的最有效方式是向法院申請臨時禁令。 臨時禁令和初步禁令統稱為“臨時禁令”。
1）臨時限制令。根據《聯邦民事訴訟規則》第65條，為了有效制止迫在眉睫的侵權行為，權利人可以申請臨時限制令。 獲得臨時限制令的條件與初步禁令相同，申請人必須證明：申請實體勝訴的可能性;如果禁制令被拒絕，申請人是否會遭受無法彌補的損害;申請人的損失是否大於對方因發出禁令而遭受的損失;是否影響公共利益。 如果對這四個因素的評估結果顯示申請人是有利的，法官可以在同一天發出臨時限制令。 申請臨時限制令時，應提交擔保，金額由法院確定，大致為對方因臨時限制令可能遭受的損失或費用。 但是，如果法院認為不存在相關風險，或者申請人遭受損害的風險遠大於相對人的風險，則可以放棄擔保請求。 在滿足某些條件時，可以單方面發出臨時限制令，而無需事先通知對方。 單方面發出臨時限制令的，相對人可以在臨時限制令發出兩天後申請撤銷或者變更臨時限制令（法院也可以規定較短的期限）。 法庭應盡快審理此事並作出裁決。 如果在未事先通知對方的情況下發出限制令，法院應盡快審理初步禁令的申請。 聽證會後，法官將決定是撤銷臨時限制令還是發出初步禁令。 如果申請人在聆訊時沒有申請初步禁令或起訴，法院將撤銷臨時限制令。
2）初步禁令。在訴訟程式開始後和判決前適用初步禁制令，以防止被告從事特定行為。 初步禁令必須通知對方並經過聽證程式。 申請臨時禁令時，還必須提供擔保。 但是，如果對方提供相應的反擔保，則不得實施禁令。 可以對初步禁令提出上訴。 專利侵權臨時禁令相對難以獲得。 由於很難根據初步證據判斷專利的有效性或侵權行為，一旦最終確定不存在侵權行為，可能會給相對人造成無法彌補的損失。 由於申請臨時禁令需要滿足一定的條件，需要擔保，並且可以提前通知對方或在之後的短時間內舉行聽證會，因此美國智財權所有者不容易利用這一點來抵禦涉嫌侵權的參展商。
在美國，在州法院審理的案件可以在訴訟前執行，但在聯邦法院審理的案件在提起訴訟之前不能執行。 因此，展會上的臨時禁令可以與這些措施相結合，對涉嫌侵權的參展商進行規範。 《聯邦民事訴訟規則》第64條規定，在訴訟程式的啟動或進行過程中，為確保證據在今後的訴訟中不被銷毀或轉移，或確保有利於申請人的判決得到成功執行，法院可以採取適當措施，例如扣押貨物、 凍結賬戶、拘留涉案人員等，具體型別由法院所在國法律確定。
如果中國公司在美國法院被起訴侵權，可以考慮採取以下對策：
1.提出管轄權異議
美國法院的管轄權可分為兩類：屬人管轄權（或屬人管轄權）和對物管轄權（或屬地管轄權）。 一般情況下，確立對乙個人的管轄權，首先要審查的是被告人的國籍和住所。 一旦涉案被告人不是所在地的國民（包括公民和居民），則從主體角度看，本案屬於涉外案件。 如果法院想要對某人主張管轄權，則構成美國法律下的域外管轄權或長臂管轄權。 雖然美國各州關於長臂管轄權的立法並不相同，但它必須符合美國憲法第 14 修正案確立的“正當程式”原則。 由於域外管轄權或長臂管轄權的最初目的是便利本國國民的訴訟，並通過本國法院的管轄權在最大程度上保護本國國民的利益，因此，美國法院在收到原告提出的申訴後，歷來會設法找到盡可能多的理由行使管轄權。 為此，逐步確立了“最小環節”原則。 所謂最低限度的聯絡，要求法院在對案件行使管轄權時，至少要有乙個最低限度的門檻。 美國最高法院在相關案件中確立的標準經常被美國法院援引來確定最低限度的聯絡，即對一般管轄權和特定管轄權進行雙重審查。 只有當這兩個標準都滿足時，法院才能行使管轄權。 如果一家中國公司在中國生產產品，而在美國沒有經營實體，它可以提出管轄權異議，並要求法院駁回原告的訴訟。
2.提交專利無效宣告請求
在美國，有兩種方法可以使已授予的專利無效，一種是向美國專利商標局 （USPTO） 的專利審判和上訴委員會 （PTAB） 提交申請，另一種是直接向審理專利侵權訴訟的聯邦地區法院提交無效申請。
PTAB是美國專利商標局（USPTO）在2024年9月頒布《美國發明法》（AIA）後成立的新機構，以取代原來的“專利訴訟和衝突委員會（BPAI）”。 PTAB改革了涉及專利有效性審查的多方複審程式，並建立了新的多方複審（IPR）。 根據該程式的規定，專利權人以外的人可以向專利商標局提出智財權程式無效宣告請求。 在研究無效宣告請求和權利人的抗辯後，合議庭需要在6個月內作出是否啟動智財權的決定，一旦決定啟動智財權程式，PTAB需要在12個月內作出書面決定，除非有正當合理的延長理由。 新的時間框架明顯短於原來的2-3年平均值，成本大大降低。 新的智財權程式建立後，與法庭訴訟程式長、費用高的缺點相比，智財權程式具有專業性強、時間短、成本低等優點。 因此，PTAB的智財權程式迅速成為美國專利無效的首選程式。
美國法院可以在美國專利商標局審理侵權訴訟的同時審理無效訴訟。 被控侵權人可以請求法院中止訴訟，法官有權決定是否中止訴訟。 由於當事人間復議程式速度快，很多法官為了節省訴訟資源，願意中止同時開庭審理，這也為當事人節省了訴訟費用。
3.不侵權抗辯
通過對原告權利要求的分析和解釋，可以證明被訴侵權產品缺乏必要的技術特徵，或者原告專利權利要求書中記載的技術特徵既不相同也不相同，也可以證明原告在申請專利的過程中作出了縮小專利保護範圍或者修改、適用禁止反言原則的陳述。無效宣告程式，導致等同無效。此外，被告還可以通過證明現有技術正在實施，提出不侵權抗辯。
4.專利是不可執行的
專利不可執行性是美國專利法中的一項特殊制度。 被判定為不可行使的專利繼續有效，但不能行使，權利人不能以該專利權為依據行使其權利。 這可以從授權過程中的不當行為或濫用專利權的角度來證明。
美國智財權訴訟中還有很多其他的抗辯理由，需要逐案分析，可以與**律師共同研究確定。 這裡就不贅述了。
四、結語
中國企業必須積極準備赴美展會。 了解您所在行業的智財權格局，尤其是您的競爭對手。 經過專業分析處理，將侵權風險降到最低。 一旦在展會期間遇到智財權侵權糾紛，一定要及時諮詢有處理智財權糾紛經驗的專業人士。 根據專業人士的建議，制定良好的應對策略，組建良好的應對團隊。 只有這樣，才能由被動變為主動，減少不必要的損失，也降低應訴成本，從而達到事半功倍的效果。
作者 |
楊國旭
中國國際貿易促進委員會專利商標事務所.
紐約辦事處 紐約代表處。
（本文僅代表作者觀點，不代表智財權立場）。